OLG Frankfurt a.M.: Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten
Die für die Erstattung zusätzlicher Patentsanwaltskosten in Betracht kommende Norm des § 140 Abs. 3 Markengesetz finde nach der Auffassung des erkennenden Senates nur dann für vorgerichtliche Kosten des Patentanwaltes Anwendung, wenn der Patentanwalt Tätigkeiten ausführt, die in sein typisches Arbeitsfeld gehören.
Bislang hat der Senat die Auffassung vertreten, dass die den prozessualen Kostenerstattungsanspruch betreffende Regelung des § 140 III MarkenG entsprechend auf die vorgerichtlichen Kosten anwendbar sei., was von einer Reihe von Oberlandesgerichten vertreten wird. Hierzu führt es wie folgt aus:
Der erkennende Senat (vgl. GRUR 91, 72 – Hessenfunk) hat im Anschluss an eine Entscheidung des Oberlandesgerichts München (Mitt. 1982, 218, 219) bisher die Auffassung vertreten, dass die den prozessualen Kostenerstattungsanspruch betreffende Regelung des § 140 III MarkenG entsprechend anwendbar sei, soweit ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Erstattung von Patentanwaltskosten für die vorgerichtliche Tätigkeit geltend gemacht wird.
Diese Auffassung wird – zum Teil ohne nähere Begründung – von einigen Oberlandesgerichten (vgl. OLG Karlsruhe, 26.8.1998 – 6 U 36/98; OLG Köln, 28.4.2006 – 6 U 222/05; OLG Hamburg, 19.7.2007 – 3 U 241/06; OLG Stuttgart, 9.8.2007 – 2 U 23/07) geteilt und ist auch in der Literatur (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Rdz. 61 zu § 140; einschränkend: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rdz. 53 zu § 140) auf Zustimmung gestoßen. Den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Thermoroll“ (Urteil vom 26.2.2009 – I ZR 219/06; GRUR 2009, 888) unter Tz. 24 kann entnommen werden, dass der Bundesgerichtshofs ebenfalls zu dieser Ansicht neigt; jedoch enthält die Entscheidungsbegründung hierzu keine näheren Ausführungen.
Der Senat hat nunmehr seine bisherige Auffassung überdacht und ist dazu übergegangen die Frage der Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Patentanwaltskosten davon abhängig zu machen, “ob auch die in § 140 III MarkenG vorgesehene „Automatik“, die eine Prüfung, ob die Hinzuziehung des Patentanwalts erforderlich war, generell entbehrlich macht, auf den materiell-rechtlichen Erstattungsanspruch übertragen werden kann.” Dies könne allenfalls im Wege der Analogie erreicht werden. Demnach komme es zu einer Einzelfallentscheidung, ob die Voraussetzungen für eine analoge Anwendung erfüllt sind, was der Senat im vorliegenden Fall verneint.
Unter Verweis darauf, dass es für die vorprozessualen Rechtsanwaltskosten eine gesetzliche Regelung gebe, wonach die Kosten in Kennzeichenstreitsachen stets erstattungsfähig sind, beurteilt sich die Frage der Erstattungsfähigkeit nach der Erforderlichkeit der Hinzuziehung. Demnach könne für die vorprozessualen Patentanwaltskosten nichts anderes gelten.
Andernfalls wären in Kennzeichenstreitsachen die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen Kosten unter leichteren Voraussetzungen zu erstatten als die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts. Für eine solche Privilegierung sei jedoch kein Grund ersichtlich.
Zwar sind in Kennzeichenstreitsachen an die Erforderlichkeit der Mitwirkung des Patentanwalts für die Abmahnung keine zu hohen Anforderungen zu stellen, andererseits reiche es aber nicht aus, dass sich die Tätigkeit des Patentanwalts darauf beschränke, die vom Anwalt vorgenommene markenrechtliche Bewertung zu überprüfen. Hierzu müsse dieser auch ohne die Hilfe eines Patentanwalts in der Lage sein.
Die Hinzuziehung eines Patentanwalts könne nur dann als erforderlich angesehen werden, wenn dieser Tätigkeiten übernommen und ausgeführt hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – in das typische Arbeitsfeld des Patentanwalts gehören. Insoweit können die gleichen Grundsätze wie bei der Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in Wettbewerbssachen herangezogen werden.
Urteil des Oberlandesgericht Frankfurt a. M. vom 12. November 2009 (Az. 6 U 130/09)
Erstellt von Kreuzinger am 27. Januar, 2010; um 9:25 pm Uhr.Marcus Kreuzinger ist zugelassener Rechtsanwalt in Berlin und Partner der Rechtsanwaltskanzlei Bösel, Kohwagner & Kollegen. Er ist Ansprechpartner für die Bereiche Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Vertrags- und Wirtschaftsrecht.
