Die für die Erstattung zusätzlicher Patentsanwaltskosten in Betracht kommende Norm des § 140 Abs. 3 Markengesetz finde nach der Auffassung des erkennenden Senates nur dann für vorgerichtliche Kosten des Patentanwaltes  Anwendung, wenn der Patentanwalt Tätigkeiten ausführt, die in sein typisches Arbeitsfeld gehören.

Bislang hat der Senat die Auffassung vertreten, dass die den prozessualen Kostenerstattungsanspruch betreffende Regelung des § 140 III MarkenG entsprechend auf die vorgerichtlichen Kosten anwendbar sei., was von einer Reihe von Oberlandesgerichten vertreten wird. Hierzu führt es wie folgt aus:

Der erkennende Senat (vgl. GRUR 91, 72 – Hessenfunk) hat im Anschluss an eine Entscheidung des Oberlandesgerichts München (Mitt. 1982, 218, 219) bisher die Auffassung vertreten, dass die den prozessualen Kostenerstattungsanspruch betreffende Regelung des § 140 III MarkenG entsprechend anwendbar sei, soweit ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Erstattung von Patentanwaltskosten für die vorgerichtliche Tätigkeit geltend gemacht wird.

Diese Auffassung wird – zum Teil ohne nähere Begründung – von einigen Oberlandesgerichten (vgl. OLG Karlsruhe, 26.8.1998 – 6 U 36/98; OLG Köln, 28.4.2006 – 6 U 222/05; OLG Hamburg, 19.7.2007 – 3 U 241/06; OLG Stuttgart, 9.8.2007 – 2 U 23/07) geteilt und ist auch in der Literatur (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Rdz. 61 zu § 140; einschränkend: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rdz. 53 zu § 140) auf Zustimmung gestoßen. Den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Thermoroll“ (Urteil vom 26.2.2009 – I ZR 219/06; GRUR 2009, 888) unter Tz. 24 kann entnommen werden, dass der Bundesgerichtshofs ebenfalls zu dieser Ansicht neigt; jedoch enthält die Entscheidungsbegründung hierzu keine näheren Ausführungen.

Der Senat hat nunmehr seine bisherige Auffassung überdacht und ist dazu übergegangen die Frage der Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Patentanwaltskosten davon abhängig zu machen, “ob auch die in § 140 III MarkenG vorgesehene „Automatik“, die eine Prüfung, ob die Hinzuziehung des Patentanwalts erforderlich war, generell entbehrlich macht, auf den materiell-rechtlichen Erstattungsanspruch übertragen werden kann.” Dies könne allenfalls im Wege der Analogie erreicht werden. Demnach komme es zu einer Einzelfallentscheidung, ob die Voraussetzungen für eine analoge Anwendung erfüllt sind, was der Senat im vorliegenden Fall verneint.

Unter Verweis darauf, dass es für die vorprozessualen Rechtsanwaltskosten eine gesetzliche Regelung gebe, wonach die Kosten in Kennzeichenstreitsachen stets erstattungsfähig sind, beurteilt sich die Frage der Erstattungsfähigkeit nach der Erforderlichkeit der Hinzuziehung. Demnach könne für die vorprozessualen Patentanwaltskosten nichts anderes gelten.

Andernfalls wären in Kennzeichenstreitsachen die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen Kosten unter leichteren Voraussetzungen zu erstatten als die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts. Für eine solche Privilegierung sei  jedoch kein Grund ersichtlich.

Zwar sind in Kennzeichenstreitsachen an die Erforderlichkeit der Mitwirkung des Patentanwalts für die Abmahnung keine zu hohen Anforderungen zu stellen, andererseits reiche es aber nicht aus, dass sich die Tätigkeit des Patentanwalts darauf beschränke, die vom Anwalt vorgenommene markenrechtliche Bewertung zu überprüfen. Hierzu müsse dieser auch ohne die Hilfe eines Patentanwalts in der Lage sein.

Die Hinzuziehung eines Patentanwalts könne nur dann als erforderlich angesehen werden, wenn dieser Tätigkeiten übernommen und ausgeführt hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – in das typische Arbeitsfeld des Patentanwalts gehören. Insoweit können die gleichen Grundsätze wie bei der Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in Wettbewerbssachen herangezogen werden.

Urteil des Oberlandesgericht  Frankfurt a. M. vom 12. November 2009 (Az. 6 U 130/09)

Allein der Betrieb einer Internetplattform, auf der die Möglichkeit für Rechtsverletzungen geschaffen werde, reiche für eine Haftung des Betreibers nicht aus. Sofern etwaige Markenrechtsverstöße derUser noch nicht einmal nachgewiesen, komme eine mittelbare Haftung des Betreibers schon gar nicht in Betracht.

Der 3. Senat des Oberlandesgericht Hamburg führt hierzu wie folgt aus:

Der geltend gemachte markenrechtliche Unterlassungsanspruch ist unbegründet.

Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrieb der genannten Markenprodukte ohne Original-Umverpackung – wie die Antragstellerinnen unter Berufung auf die Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 28. Juni 2006, Aktenzeichen 5 U 213/05, GRUR-RR 2007, 73 ff. (Anlage AS meinen – regelmäßig einen markenrechtlichen Verstoß darstellt. Es fehlt nämlich schon an den weiteren notwendigen Voraussetzungen einer Haftung der Antragsgegnerin.

Der BGH hat zur Haftung eines Internet-Auktionshauses bei markenverletzenden Fremdversteigerungen ausgeführt, dass allein der Umstand, dass ein Diensteanbieter im Rahmen des Hostings eine Plattform eröffnet, auf der private und gewerbliche Anbieter Waren im Internet versteigern können, nicht ausreiche, um ihn als Täter einer Markenverletzung anzusehen, falls ein Anbieter markenrechtsverletzende Angebote einstellt. Eine Haftung als Teilnehmer an der durch den Anbieter begangenen Markenverletzung setze zumindest bedingten Vorsatz voraus. Eine Haftung als Störer setzt voraus, dass für den Diensteanbieter zumutbare Kontrollmöglichkeiten bestehen, um eine solche Markenverletzung zu unterbinden. Ihm ist es nicht zuzumuten, jedes in einem automatisierten Verfahren unmittelbar ins Internet gestellte Angebot darauf zu überprüfen, ob Schutzrechte Dritter verletzt werden (BGH NJW 2004, 3102, 3105 – Internetversteigerung I).

Wird einem Diensteanbieter jedoch ein Fall einer klaren Markenverletzung bekannt, muss er nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich sperren, sondern auch technisch mögliche sowie zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Vorsorge dafür zu treffen, dass es nicht zu weiteren derartigen Markenverletzungen kommt (BGH NJW 2004, 3102, 3105 – Internetversteigerung I; BGH GRUR 2007, 708, 712 – Internetversteigerung II). Der Hinweis des Markeninhabers auf die Markenverletzung muss dabei auch die (zutreffende) Angabe enthalten, dass der jeweilige Anbieter im geschäftlichen Verkehr gehandelt hat (BGH GRUR 2007, 708, 712 – Internetversteigerung II).

Der geltend gemachte markenrechtliche Unterlassungsanspruch besteht mithin -bei Zugrundelegung der vorliegenden Rechtsprechung- nur dann, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Zunächst muss eine Verletzung der Markenrechte der Antragstellerinnen durch die jeweiligen …-Anbieter erfolgen. Eine solche Verletzung liegt nur dann vor, wenn das Angebot auf den deutschen Markt gerichtet ist, der Anbieter zum Zeitpunkt des Angebots gewerblich tätig ist, und neue Duftwässer bzw. Kosmetikprodukte unter den Marken „aaa“, „bbb“ oder „La.“ angeboten werden. Bei Zugrundelegung der Rechtsansicht der Antragstellerinnen, wonach ein Vertrieb der vorgenannten Waren ohne Umverpackung regelmäßig einen Markenrechtsverstoß darstellt, ist es weiter erforderlich, dass die angebotenen Produkte stets mit einer Umverpackung auf den Markt gebracht werden, und dass den Angeboten klar zu entnehmen ist, dass die Ware -abweichend davon- ohne Umverpackung vertrieben werden soll.

Bei Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen setzt die Haftung der Antragsgegnerin weiter voraus, dass sie von diesen Markenverstößen -in der Regel aufgrund eines Hinweises der Markenrechtsinhaber- Kenntnis erlangt, und die Antragsgegnerin nachfolgend das Zustandekommen gleichartiger Rechtsverletzungen nicht mit zumutbaren Mitteln unterbunden hat, obwohl ihr dies möglich war.

Diese Voraussetzungen müssen -unabhängig davon, ob das Verhalten des Plattformbetreibers als eigene Markenrechtsverletzung (in Täterschaft), als Teilnahme an der Markenverletzung des jeweiligen …-Mitglieds oder unter dem Aspekt der Haftung als Störer- vorliegen.

Der Wettbewerbssenat des Oberlandesgericht Hamm hat die Berufung eines konkurrierenden Weinhändlers, der ein eingetragenes Markenrecht an der Bezeichnung “Nikolaus G” besitzt, gegen das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Bochum zurückgewiesen.

Der Senat begründete seine Entscheidung, dass zwischen der Bezeichnung “Sankt Nikolaus” und “Nikolaus G” keine Verwechselungsgefahr bestehe.

Durch die Nachstellung des Buchstaben „G” erhält die Marke „Nikolaus G” einen Namenscharakter, wobei der Vorname „Nikolaus” ist und der Nachname mit dem Buchstaben „G” abgekürzt ist.

Da der Buchstabe „G“ die Abkürzung des Familiennamens beinhaltet¸ trägt dieser abgekürzte Familienname wesentlich zum Gesamteindruck der Marke bei. Der Ausschluss der Verwechslungsgefahr begründet sich auch aus phonetischen Gesichtspunkten. Das „G“ in der Bezeichnung darf keineswegs unberücksichtigt bleiben, da die Eintragung einer Marke „Nikolaus“ kaum eintragungsfähig wäre.

Bei der von dem Weinhändler benutzten Bezeichnung ist neben dem Wortbestandteil  „Nikolaus” auch das Wort “Sankt” prägend. Dem Wortbestandteil “Sankt” kommt hierbei eine entscheidende Bedeutung zu, da gerade auf den Heiligen Nikolaus abgestellt wird. Ein Hinweis auf den Nikolaustag, den 6. Dezember untermauert dies zusätzlich. Die Trauben dieses Rieslings wurden am Nikolaustag gelesen. Somit ist dieser Wein in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht dem Festtag des Heiligen Nikolaus zuzuordnen. Eine Verwechslungsgefahr mit der Bezeichnung „Nikolaus G“ scheidet daher aus.

Urteil des Oberlandesgericht Hamm vom 21. Juli 2009 – 4 U 61/09 -

Sowohl das Landgericht Köln wie auch das Oberlandesgericht Köln haben der Klage stattgegeben. Hintergrund der Rechtsstreitigkeit war, dass ein Webseitenbetreiber (Affiliate) ein fremdes Markenzeichen als Meta-Tag verwendete. Auf seiner Internetseite schaltete er Werbung für die Beklagte (Merchant).

Der Markeninhaber verlangte nun vom Merchant Unterlassung der Nutzung der Marke. Die Beklagte wandte ein, dass das Verhalten der Affiliates nicht zu kontrollieren sei. Das Landgericht Köln wies diesen Einwand jedoch zurück, denn Werbender ist letztendlich immer der Merchant, der sich für die Werbung nur der Affiliates bedient.

Auch das Oberlandesgericht Köln gab der Klage statt und begründete seine Entscheidung, dass der Affiliate „Beauftragter” des Merchants im Sinne von § 14 Abs. 7 MarkenG sei. Das Oberlandesgericht Köln schloss sich damit der wohl überwiegenden Ansicht unter den Land- und Oberlandesgerichten an (vgl. OLG Frankfurt: Haftung für Werbung Dritter – Urteil v. 12.02.2008, Az. 11 U 28/07; OLG Köln: Beauftragtenhaftung des Merchants für Affiliates – Urteil v. 08.02.2008, Az. 6 U 149/07; OLG Hamburg: Domain-Parking – Urteil v. 14.07.2004, Az. 5 U 160/03; LG Potsdam: Haftung des Merchants für Spam eines Affiliates – Urteil v. 12.12.2007, Az. 52 O 67/07).

Der u. a. für Markenrecht zuständige erste Senat unter dem Vorsitz von Dr. Bornkamm konnte sich der Entscheidung der Vorinstanzen jedoch nicht anschließen.

Da der Bundesgerichtshof zu den Entscheidungsgründen keine Ausführungen machte und auch eine Pressemeldung es nach Auskunft der Pressestelle nicht geben wird, bleibt es demnach abzuwarten, ob der Bundesgerichtshof tatsächlich die Affiliate-Haftung gekippt hat.

Die Klägerin, die ihren Kunden die Ausstattung mit Hard- und Software anbietet, benutzt seit Oktober 2001 zur Bezeichnung ihres Unternehmens die Abkürzung “ahd”. Die Beklagte (eine GmbH) hat mehrere tausend Domainnamen auf sich registrieren lassen, um sie zum Kauf oder zur entgeltlichen Nutzung anzubieten, darunter seit Mai 1997 auch den Domainnamen “ahd.de”. Vor dem Sommer 2002 enthielt die entsprechende Internetseite nur ein “Baustellen”-Schild mit dem Hinweis, dass hier “die Internetpräsenz der Domain ahd.de” entstehe. Danach konnten unterschiedliche Inhalte abgerufen werden, jedenfalls im Februar 2004 auch Dienstleistungen der Beklagten wie z.B. das Zurverfügungstellen von E-Mail-Adressen oder das Erstellen von Homepages. Die Klägerin verlangt von der Beklagten, die Nutzung der Bezeichnung “ahd” für das Angebot dieser Dienstleistungen zu unterlassen und in die Löschung des Domainnamens einzuwilligen. Landgericht und Oberlandesgericht haben der Klage stattgegeben.

Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil bestätigt, soweit die Beklagte verurteilt worden ist, die Benutzung der Bezeichnung “ahd” für die genannten Dienstleistungen zu unterlassen. Hinsichtlich der Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung des Domainnamens “ahd.de” hat er das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Klägerin aufgrund ihres nach der Registrierung des Domainnamens entstandenen Rechts an der Unternehmensbezeichnung der Beklagten verbieten könne, die Buchstabenkombination “ahd” als Kennzeichen für die im Schutzbereich der Geschäftsbezeichnung der Klägerin liegenden Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Die Registrierung des Domainnamens führe nur dazu, dass der Inhaber eines erst nach der Registrierung entstandenen Namens- oder Kennzeichenrechts vom Domaininhaber regelmäßig nicht die Löschung des Domainnamens verlangen oder ihm jedwede Nutzung des Domainnamens untersagen könne (BGH, Urt. v. 24.4.2008 – I ZR 159/05, GRUR 2008, 1009 – afilias.de). Sie berechtige als solche den Domaininhaber dagegen nicht dazu, unter dem Domainnamen das Kennzeichenrecht des Dritten verletzende Handlungen vorzunehmen. Der Domainname sei von der Beklagten vor Oktober 2001 auch nicht so verwendet worden, dass an der Bezeichnung “ahd” ein gegenüber der Geschäftsbezeichnung der Klägerin vorrangiges Kennzeichenrecht der Beklagten entstanden sei.

Einen Anspruch der Klägerin auf Löschung des Domainnamens hat der Bundesgerichtshof dagegen verneint. Auf eine Kennzeichenverletzung könne das Löschungsbegehren nicht gestützt werden, weil das Halten des Domainnamens nicht schon für sich gesehen eine Verletzung der Geschäftsbezeichnung der Klägerin darstelle. Ein Löschungsanspruch sei auch nicht unter dem Gesichtspunkt der wettbewerbswidrigen Mitbewerberbehinderung gegeben. Dass die Klägerin ihre Geschäftsbezeichnung “ahd” nicht in Verbindung mit der Top-Level-Domain “de” als Domainnamen nutzen könne, habe sie grundsätzlich hinzunehmen, weil sie die Abkürzung “ahd” erst nach der Registrierung des Domainnamens auf die Beklagte in Benutzung genommen habe. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs handelt die Beklagte im Streitfall nicht rechtsmissbräuchlich, wenn sie sich auf ihre Rechte aus der Registrierung des Domainnamens beruft.

Urteil vom 19. Februar 2009 – I ZR 135/06 – ahd.de

LG Hamburg – Urteil vom 26. Mai 2005 – 315 O 136/04

OLG Hamburg – Urteil vom 5. Juli 2006 – 5 U 87/05

MMR 2006, 608