Die für die Erstattung zusätzlicher Patentsanwaltskosten in Betracht kommende Norm des § 140 Abs. 3 Markengesetz finde nach der Auffassung des erkennenden Senates nur dann für vorgerichtliche Kosten des Patentanwaltes  Anwendung, wenn der Patentanwalt Tätigkeiten ausführt, die in sein typisches Arbeitsfeld gehören.

Bislang hat der Senat die Auffassung vertreten, dass die den prozessualen Kostenerstattungsanspruch betreffende Regelung des § 140 III MarkenG entsprechend auf die vorgerichtlichen Kosten anwendbar sei., was von einer Reihe von Oberlandesgerichten vertreten wird. Hierzu führt es wie folgt aus:

Der erkennende Senat (vgl. GRUR 91, 72 – Hessenfunk) hat im Anschluss an eine Entscheidung des Oberlandesgerichts München (Mitt. 1982, 218, 219) bisher die Auffassung vertreten, dass die den prozessualen Kostenerstattungsanspruch betreffende Regelung des § 140 III MarkenG entsprechend anwendbar sei, soweit ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Erstattung von Patentanwaltskosten für die vorgerichtliche Tätigkeit geltend gemacht wird.

Diese Auffassung wird – zum Teil ohne nähere Begründung – von einigen Oberlandesgerichten (vgl. OLG Karlsruhe, 26.8.1998 – 6 U 36/98; OLG Köln, 28.4.2006 – 6 U 222/05; OLG Hamburg, 19.7.2007 – 3 U 241/06; OLG Stuttgart, 9.8.2007 – 2 U 23/07) geteilt und ist auch in der Literatur (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Rdz. 61 zu § 140; einschränkend: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rdz. 53 zu § 140) auf Zustimmung gestoßen. Den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Thermoroll“ (Urteil vom 26.2.2009 – I ZR 219/06; GRUR 2009, 888) unter Tz. 24 kann entnommen werden, dass der Bundesgerichtshofs ebenfalls zu dieser Ansicht neigt; jedoch enthält die Entscheidungsbegründung hierzu keine näheren Ausführungen.

Der Senat hat nunmehr seine bisherige Auffassung überdacht und ist dazu übergegangen die Frage der Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Patentanwaltskosten davon abhängig zu machen, “ob auch die in § 140 III MarkenG vorgesehene „Automatik“, die eine Prüfung, ob die Hinzuziehung des Patentanwalts erforderlich war, generell entbehrlich macht, auf den materiell-rechtlichen Erstattungsanspruch übertragen werden kann.” Dies könne allenfalls im Wege der Analogie erreicht werden. Demnach komme es zu einer Einzelfallentscheidung, ob die Voraussetzungen für eine analoge Anwendung erfüllt sind, was der Senat im vorliegenden Fall verneint.

Unter Verweis darauf, dass es für die vorprozessualen Rechtsanwaltskosten eine gesetzliche Regelung gebe, wonach die Kosten in Kennzeichenstreitsachen stets erstattungsfähig sind, beurteilt sich die Frage der Erstattungsfähigkeit nach der Erforderlichkeit der Hinzuziehung. Demnach könne für die vorprozessualen Patentanwaltskosten nichts anderes gelten.

Andernfalls wären in Kennzeichenstreitsachen die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen Kosten unter leichteren Voraussetzungen zu erstatten als die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts. Für eine solche Privilegierung sei  jedoch kein Grund ersichtlich.

Zwar sind in Kennzeichenstreitsachen an die Erforderlichkeit der Mitwirkung des Patentanwalts für die Abmahnung keine zu hohen Anforderungen zu stellen, andererseits reiche es aber nicht aus, dass sich die Tätigkeit des Patentanwalts darauf beschränke, die vom Anwalt vorgenommene markenrechtliche Bewertung zu überprüfen. Hierzu müsse dieser auch ohne die Hilfe eines Patentanwalts in der Lage sein.

Die Hinzuziehung eines Patentanwalts könne nur dann als erforderlich angesehen werden, wenn dieser Tätigkeiten übernommen und ausgeführt hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – in das typische Arbeitsfeld des Patentanwalts gehören. Insoweit können die gleichen Grundsätze wie bei der Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in Wettbewerbssachen herangezogen werden.

Urteil des Oberlandesgericht  Frankfurt a. M. vom 12. November 2009 (Az. 6 U 130/09)

Gegenstand des Verfahrens war die Frage, ob die Verpackung von “Atemgold”-Bonbons eine unlautere Nachahmung in Bezug auf “WICK Blau”-Bonbons darstellt.

Der Senat ließ im Ergebnis offen, ob diese erhebliche Ähnlichkeit beider Gestaltungen ausreicht, das Unlauterkeitsmerkmal einer vermeidbaren Herkunftstäuschung anzunehmen und stellte in seiner Entscheidung darauf ab, dass die Beklagte sich mit der Aufmachung ihrer “Atemgold”-Hustenbonbons stark an die charakteristische Produktausstattung von “WICK Blau” anlehne und die Wertschätzung der Klägerprodukte beim Publikum unangemessen ausnutze.

Urteil des Oberlandesgericht Köln vom 15. Januar 2010 (Az. 6 U 131/09)

Bösel, Kohwagner & Kollegen wünscht Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2010 und angenehme Urlaubstage. Wir bedanken uns auf diesem Wege für die angenehme Zusammenarbeit, das in uns gesetzte Vertrauen sowie für das Interesse an den von uns in diesem Blog veröffentlichten Artikel.

Auch in 2010 stehen wir Ihnen insbesondere zu Fragen des Wirtschafts-, Internet- und Onlinerecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Medienrecht wieder gerne beratend zur Verfügung.

Soweit Sie noch Urlaub haben, so genießen sie diese noch ruhigen Tage, denn auch in 2010 sind eine Reihe von interessanten Entscheidungen sowie Umsetzungen von EU-Richtlinien zu erwarten. Bereits Anfang Januar wird eine Entscheidung des Bundesgerichtshof anstehen, ob Bewerbung eines Produktes mit einem Garantieversprechen ohne Angaben der Garantiebedingungen wettbewerbswidrig ist.

Rückblickend auf das vergangene Jahr lässt sich festhalten, dass eine Reihe von neuen Gesetzen bzw. Verordnungen wie die Verpackungsverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz (Vorratsdatenspeicherung!), die Preisangabenverordnung und das Batteriegesetz dem Onlinehandel einiges abverlangt haben. Nicht nur diese Gesetzesänderungen bzw. Novellierungen, sondern auch  zahlreiche Entscheidungen des Bundesgerichthofs oder diverser Oberlandesgerichte zum Fernabsatzrecht, Wettbewerbsrecht, sowie zum Markenrecht und Urheberrecht erforderten Aufmerksamkeit, Berücksichtigung und zugleich sofortige Umsetzung der Änderungen. Damit Sie als Unternehmer rechtzeitige informiert sind und auf diese Änderungen angemessen reagieren können, dürfen wir Ihnen nur unser Schutzpaketeprogramm nahe legen. Gerne informieren wir Sie hierzu telefonisch und kostenlos.

Filesharing war nicht nur ein Thema in 2009, sondern wird auch viele 2010 beschäftigen. Vor gerade mal zwei Wochen haben wir berichtet, dass Universal Music GmbH (Filesharing: Neue Abmahnungen durch Universal Music GmbH) Urheberrechtsverletzungen auf Internettauschbörsen den Kampf angesagt und eine neue Welle von Abmahnungen durch die von ihr beauftragten Rechtsanwälte Rasch ausgesprochen hat.

Hinsichtlich des Urteils des Oberlandesgericht Düsseldorf (Az. I-20 U 137/09) berichteten wir bereits, dass der Erwerber von Adressdateien vor Versendung von Werbe-E-Mails prüfen muss, ob eine Einwilligung der Adressaten vorliegt. Kommt er dem nicht nach, so kann ein Wettbewerbsverstoß vorliegen (OLG Düsseldorf: Erwerber von Adressdaten zu Werbezwecken trifft Überprüfungspflicht für Werbeeinwilligung der Adressaten).

Interessant an der Entscheidung sind jedoch die Ausführungen des Senats zur persönlichen Haftung des Geschäftsführers für die durch die Gesellschaft begangenen Wettbewerbsverstöße. Nach der Auffassung des Senates haftet der Geschäftsführer einer Gesellschaft bei Wettbewerbsverstößen persönlich. Das folgt daraus, dass er als Geschäftsführer und gesetzlicher Vertreter der Gesellschaf keine Maßnahmen veranlasst hat, um die unlautere E-Mail-Werbung zu verhindern (vgl. BGH GRUR 1986, 248 – Sporthosen; auch BGH GRUR 2005, 1061 – Telefonische Gewinnauskunft).

Dies begründe sich nach dem zugrunde liegenden Vortrag der Beklagten daraus, dass der Geschäftsführer keine Maßnahmen bei Übernahme des Adressenbestandes oder spätestens bei Veranlassung der Werbeaktion getroffen habe, um sicherzustellen, dass nur diejenigen Personen angeschrieben würden, die eine ausdrückliche Einwilligungserklärung abgegeben hätten.

Eine Überprüfung habe erst nach erfolgtem Verstoß stattgefunden.Auch wenn die Störerhaftung im Lauterkeitsrecht nach der Entscheidung “Jugendgefährdende Medien bei eBay” des Bundesgerichtshofs (BGHZ 173, 188 = GRUR 2007, 890) kaum noch in Betracht gekommen sei, habe der Geschäftsführer mit diesem Verhalten jedenfalls eine wettbewerbsrechtliche Verkehrspflicht verletzt. Er habe nämlich – soweit er die Werbeaktion nicht ohnehin selbst durchgeführt habe – als Geschäftsführer den Betrieb zumindest nicht so organisiert, dass sichergestellt gewesen sei, dass kein Wettbewerbsverstoß begangen werde.